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5.3.11
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Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind
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Die Beschränkung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, verstößt in folgenden Fällen nicht gegen Art. 123 (2) (siehe G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) sowie C-III, 4.12):
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i)
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Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer Offenbarung nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ;
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ii)
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Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ. "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegname vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01, nicht im ABl. veröffentlicht). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01, beide nicht im ABl. veröffentlicht);
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iii)
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Entfernung eines Gegenstands, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nichtmenschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 53 a) EPÜ ist beispielsweise zulässig.
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Ein nicht offenbarter Disclaimer ist jedoch nicht zulässig, wenn
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i)
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er verwendet wird, um nichtfunktionsfähige Ausführungsformen auszuklammern oder einer unzureichenden Offenbarung abzuhelfen;
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ii)
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er einen technischen Beitrag leistet.
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Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere nicht zulässig, wenn
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i)
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die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist;
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ii)
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der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Artikel 54 (3) EPÜ) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ macht, das eine nicht zufällige Vorwegsnahme der beanspruchten Erfindung ist;
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iii)
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der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zu Grunde liegt, auch einen Mangel nach Artikel 83 EPÜ beseitigt.
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Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen. Im Interesse der Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 27 (1) b) EPÜ angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.
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KAPITEL VI PRÜFUNGSVERFAHREN
5.3.10 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch
