Richtlinien für die Prüfung
TEIL D
KAPITEL V MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH
6. Erweiterung des Schutzbereichs
6.3 Wechsel der Anspruchskategorie
 

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TEIL D
KAPITEL V MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCHKAPITEL V MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH
6. Erweiterung des Schutzbereichs6. Erweiterung des Schutzbereichs
  6.2 Prüfung bei Änderung der Patentansprüche6.2 Prüfung bei Änderung der Patentansprüche       
 

6.3

Wechsel der Anspruchskategorie

 

Eine Änderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen, möglicherweise in Verbindung mit einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung. Zunächst muss klar sein, dass diese Änderung durch Einspruchsgründe bedingt ist (siehe IV, 5.3). Ist dies nicht der Fall, so sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

 

Regel 57a

Art. 123 (3)



Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zulassen, da der Schutzbereich der Ansprüche erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Der beantragte Kategoriewechsel könnte bestehen aus einem Wechsel von

 

i)

"Gegenstand" zu "Verwendung"

 

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf einen Gegenstand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses Gegenstands ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents nicht, wenn die Verwendung ausschließlich auf die Erzielung einer Wirkung und nicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (G 2/88, ABl. 4/1990, 93).

 

ii)

"Erzeugnis" zu "Verfahren"

 

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn das jetzt beanspruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis führt. Da es zu den Grundprinzipien des europäischen Patentrechts gehört, dass unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle Verfahren für die Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschränkung auf eines dieser Verfahren den ursprünglichen Schutzbereich nicht erweitern (siehe T 5/90 und T 54/90, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

 

iii)

"Verfahren" zu "Erzeugnis"

 

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts durch einen Anspruch auf das Gerät selbst ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn der ursprüngliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Geräts in funktioneller oder struktureller Weise erschöpfend enthält (siehe T 378/86, ABl. 10/1988, 386 und T 426/89, ABl. 4/1992, 172).

 

Hängt jedoch das jetzt beanspruchte Gerät hinsichtlich seiner Merkmale nicht mehr von den Umständen seines Betriebs ab, obwohl das nach dem früheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kategoriewechsel nicht zugelassen werden (T 82/93, ABl. 5/1996, 274).

 

Demgegenüber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst nicht zulässig (T 86/90, nicht im ABl. veröffentlicht).

 

iv)

"Verfahren" zu "Verwendung"

 

Der Wechsel von einem Verfahren für die Herstellung eines Erzeugnisses zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor beschriebenen Zweck ist ebenfalls nicht zulässig (T 98/85 und T 194/85, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

 

Andererseits ist es zulässig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf die Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchführung desselben Verfahrens zu wechseln (siehe T 332/94, nicht im ABl. veröffentlicht).